第十一章 弱小求生畅通之道(《知识产权战争对策》修订版)

第十一章 弱小求生畅通之道(《知识产权战争对策》修订版)


在创新发明已经成为了企业主要发展模式的今天,弱小企业的生存和发展非常不容易,怎样既能在以创新发明为主旋律的市场中生存和发展,又不会带来知识产权的纠纷,这是弱小企业应关注的问题。

一 失效专利仍然藏有金库

这里谈及的失效专利有两种,一种是届满失效的,一种是提前失效的。

从前面的章节中,可以得知专利的专有性保护的期限是10~20年(发明专利的保护期限是20年;实用新型和外观设计都是10年)。法律上的专有性保护期届满,专利就进入公有领域,属于届满失效专利了。且专利专有性保护期的保护是靠缴交年费来维系的,如果不能按时缴交年费,专利将提前结束保护期进入公有领域,属于提前失效专利。“从国外专利情况来看,据资料,“英国,专利权维持到第10年的不足50%,维持到届满者仅占18%;法国,维持到第10年的约25%,维持到届满者仅5%;德国,专利权平均寿命9年,维持届满者仅占4%。”(曾永珠,丽娜主编 ,实用专利全书,P217 北京国防工业出版社1994年)

对于届满失效专利和提前失效专利,任何人的使用都不会构成侵权了。但是专利失效了,并不意味着该专利失去了市场,失去了使用价值。有不少专利开拓的市场属于永远的市场,即虽然该专利不再专属于某人或某企业,但以该专利技术生产的产品其市场永远存在。假设眼镜的钛金属镜框取得了中国发明专利,不会因为专利失效而再没有人戴眼镜了,会有越来越多的人继续戴眼镜,这个市场的潜能是非常大的。再比如,中外都有很多的专利失效后一直在生产的药品,其中有些药已经为人类的健康做出过重大贡献,而且被证明对人类很安全,价钱还便宜。这些药品的市场不会因为专利过失效而不再存在,需要这些药品的人还有很多。对于国内打印机耗材生产商来说,2004年可以赢得特别的利润。因为根据国家知识产权有关部门发布的信息,执打印机界技术牛耳的惠普,其部分打印专利将在2004年陆续到期。国内打印机行业竞争者将有机会进入这个有着丰厚利润的领域而无需支付昂贵的专利费用。

对于失效专利的价值,在网上随便搜索一下,就可以发现有很多这样题目的报道:“发掘失效专利中的钻石”、“玩的就是专利过期!”、“中小企业要大胆使用过期专利”、“失效专利里有‘黄金’”,可见过期和失效专利是一个非常值得利用的宝库。

资料:失效专利可淘金。据统计,全世界超万种以上的专利药,10年内将有20%专利到期。这些药品仅在美国的市场销售就达200多亿美元,达1600亿元人民币。业内人士普遍认为,数百亿美元专利药的到期,给了中国制药企业一个崭新的发展契机。专家指出,失效专利富含宝藏。(http://bbs.795.com.cn/1005968080-01-4.html)

任何专利都有保护期。保护期限届满后,专利不再受保护,就成了失效专利。失效专利因届满失效就变成一种免费共享的社会公共资源,自然成为了公知技术,任何人都可以利用。但是失效专利不等于无效专利。在国际上,由于各国经济发展的不平衡,尤其是经济落后的国家和地区,利用“失效专利”开发成功的例子比比皆是。

专利进入失效专利行列的情况一般有这样几种:(1)失效专利中相当部分是保护期届满的专利;(2)申请了专利后没等实施又有更好的技术“取而代之”,因此失去了其存在意义而被迫放弃专利权成为失效专利;(3)申请的专利本身缺乏市场开发价值,因而无须保留的专利;(4)专利获得者出于种种原因,没有及时交付或补交专利维持年费,导致专利权自动提前终止。

专利失效后,就成了公知技术。对于这些公知的技术,国家各级专利文献库都有备案,需要者随时可免费查阅。专家指出利用失效专利的4条途径是:(1)可以直接将失效专利转化为生产力。因为专利申请中的“专利说明书”已经对专利的实施方案做了充分的公开,前期研发没有办法投入太大的投资者尤为适合。(2)可以对于失效专利进行二次开发。利用失效专利提供的技术支持,开发出更具实用性和前瞻性的专利。(3)可以作为讨价还价的工具。如果遭遇专利池的技术转让谈判,可以通过排除其中的失效专利来压低对手的要价。(4)在双方的合作中,不用对失效专利付费。

尽管失效专利有非常大的可利用价值,但是需要特别提醒,投资失效专利并非一本万利。因为技术发展的更新换代非常快,如何挑选有市场的可观的失效专利就成了投资成败的关键。因此在投资失效专利前,一定要对于项目的技术含量、生产成本以及市场需求情况进行全面的评估。

弱小或者没有太强创新能力的企业完全可以借助于失效专利的市场而生存。如果说有风险的话,也就是在大批量出口依据该失效专利所生产的产品的时候,有可能遇到“反倾销调查”的问题。“反倾销”是WTO体制中各成员常常制裁违反市场经济规律,破坏公平市场秩序的方法。如果产品的销售价低于其成本,则倾销成立。在国际市场上,一旦倾销成立,就有可能会被征收高额的反倾销税而不得不退出该国市场。但是如果我国在国际上的“市场经济地位”问题解决了,应对反倾销的问题也是不会太难的。

这里特别提醒弱小企业,可以关注中国高等院校的专利,这里有着众多的因为没有继续缴交专利年费而提前结束法律保护的专利。目前中国的大学为了提高本校的专利申请量,都有这样的政策,学校出资以学校的名义帮助本校的师生申请发明专利,在这样的申请案中,学校是申请人,专利授权后,学校也是专利权人,研发技术方案的师生是发明人,学校缴交第一次的年费(每次缴交三年,逐次递增),这是要求授权后马上就要缴交的。但是第二次之后的年费,学校将不再缴交,发明人如果想维系这个专利的有效性,就必须自己负责缴交。有人会认为这样太不合理了,学校得到的好处太多了。据了解目前各高等院校都会跟希望通过学校去申请发明专利的发明人签订一个合同,或者学校就这个方面出台一项政策,规定如果在专利有效期内,该项专利有了购买人或者被许可人,则收益将在学校和发明人之间按约定的比例进行分配。这个分配比例各校约定不等,我所在的广东工业大学则约定学校占10%,发明人占90%。

高等院校的老师申请专利,多半为了评职称和申请项目和课题,所以往往到了需要缴交第二次年费时,没有人去缴交了。这样到了第四年,这类专利将因不能按时缴交年费提前结束法律保护进入公有领域。弱小企业可以关注国内理工科高等院校里这种因不再缴交年费而提前结束保护的专利,那里一定有你们企业发展需要的技术。

相关案例:上市公司疯狂淘金特殊用药(袁玉立 中国资本证券网2008年06月06日)

任何专利都有保护期。保护期限过后专利失效,成为一种免费共享的社会公共资源,人人可用。美国汤姆森科技信息集团仿制药与原料药情报部门近期公布的一份报告指出,2008-2012年,一些药品的专利保护期将届满,这将给仿制药品制造商带来近460亿美元的销售市场,而仿制药品的销售市场规模亦有望由2008年的440.8亿美元提升到2012年的547亿美元。

据行业数据显示,仿制药价格约是原研药的60%左右。仿制药的价格优势往往也成为其快速占领市场的一把利器。中国企业往往通过仿制过期的专利药品,并凭借成本优势与专利药开展竞争。

中国加入WTO以后,随着关税壁垒日渐消除,一些跨国公司纷纷在中国大量申请专利,众多产业核心技术掌握在别人手里,形势非常严峻。医药界人士认为,在新专利法实施和国家加入WTO后的大环境下,今后的专利诉讼案可能会越来越多,要有效避开专利纠纷,首先要保证自己的仿制行为合法。其次要积极研究海外的专利法规,寻求对自身有利的法律环境,运用相关法律保护自己的仿制行为。再次,要不断创新,走自主创新道路。

尽管仿制药可以避免原研过程中的巨额研发投入,甚至可以在仿制成功后占有低价优势。但是正如一位医药专家所言,原研缺失输掉的不只是单种药品的原研定价权,更是输掉了国内医药产业的整体技术研发能力。

二 利用他人过失发展自己

案例:自己破坏新颖性,代价惨重。20世纪90年代,某省一家企业拥有一项小型造纸机的实用新型专利,该产品比较实用,性能好,价格低,在市场上有一定的占有率,后来发现该省内另一家企业在仿造,销售其专利产品。随后起诉并进行专利侵权调处协商,在协商过程中,专利权人的常年法律顾问为了说明该专利产品多年来在国内市场深受欢迎,介绍产品最早在什么时候(专利申请日前)已销售,销售到什么地方,且请法庭调查。说者无意,听者有心。经查证,专利权人在专利申请日前二年多就开始销售产品,被告随即聘请专利代理人启动专利无效程序。原告立即陷入专利权被无效掉的危机中,为了让被告撤消无效宣告请求以保住自己的专利,只能选择撤诉。原告不但赔偿了被告1000多元的差旅费,而且还承诺允许其无偿使用自己的专利技术。就此,原告以沉重的代价换来了被告的闭嘴,原告作为专利权人真是哑巴吃黄连--有苦说不出。(http://zhidao.baidu.com/question/42245921.html)

对于上述案例,尽管原告专利新颖性破坏的事实存在,但是被告并不知晓,是原告请的律师因缺乏专利法的知识,自己把新颖性被破坏的事实透露了,给被告开展专利无效调查提供了有效的线索。从本案的情节,我们还可以知道,专利新颖性的被破坏,很多情况下都是因为申请人自己缺乏专利法的知识造成的。因此,企业在投入开发之前就应该寻找具有知识产权专业知识的律师进行咨询并寻求帮助。

利用专利权人的过失来发展自己,也可以说是弱小的或创新能力不强的企业可以选择的一种生存方式。上述的第一个案例,就属于这样的情形。专利权人的过失主要体现在申请专利前,因没有保护好创新技术的新颖性,留下有失去新颖性的把柄在某些人手上。有的企业一定会问,既然失去了新颖性,怎么又取得了专利呢?的确,发明创新技术一旦失去新颖性,将不能获得专利的批准。虽然说申请专利的新颖性要求的确非常严格,但也不一定绝对能在专利审批中被审查员发现其丧失了新颖性,所以本不应当或不能获得专利的技术就获得了批准,该专利之后有可能被无效的隐患就此保留下来了。

专利申请日前的公开是认定新颖性被破坏的标准,符合专利法的公开标准是:非特定人能够在公开场合得到该申请专利的技术方案,而且该技术方案的再现和复制,在本领域的中等技术人员看来是显而易见的。因此,今后专利的新颖性要求是:不能于申请日前以现有技术的形式在全世界的任何地方存在过。“现有技术”的标志是完成在专利申请日之前的、能够被非特定人在世界范围内的公开场合获得并根据获得的信息可以复制和再现的技术方案。

如果A企业申请专利的技术方案的新颖性被破坏的证据被B企业掌握了,而B企业对A企业的该项不应获得专利的专利技术感兴趣的话,就完全可以大胆地仿制。如果被A企业告戒其的行为将构成侵权,不停下来将会引起法律纠纷,这时B企业就可以告知A企业,我手中掌握了你的专利新颖性已经被破坏证据,你还要跟我打官司吗?这样B企业既可以避免被A企业干扰其正常生产,也可以化解可能出现的法律纠纷。这里的B企业就是上述的第一个案例中的被告。

这里需要特别指出的是,国内众多的各种创新比赛中,包括已经成为了品牌的大学中的“挑战杯”活动,都大量地存在“新颖性”被破坏的情形,只要在作品或成品展出前没有在国家专利局因提交专利申请取得了“申请日”的,一经展出及卖出就必将丧失“新颖性”。不含技术元素的外观设计作品,经展出丧失新颖性;含技术元素的发明和实用新型产品,经卖出丧失新颖性。因为外观设计作品如果申请专利,法律保护的只能是外观,而外观是一目了然的,但申请发明或实用新型专利的产品,因具有技术含量,而技术方案也常常不是可以通过外观就能充分知晓的,可买回来通过分解就完全可以清楚了解了。不懂专利制度对“新颖性”如此严格的要求,没有在展出前取得专利“申请日”,那么就算作品或产品在大赛中拿到了头奖,能够得到的经济回报也就是大赛发给的奖金了,当然还有获奖证书。所以,怎样使得每个参与比赛的选手都能知晓专利法的常识,的确是一件有待解决的问题。

相关案例:一场关于知识产权的恶意诉讼(郭建《经营管理者》2007年11月)

2003年8月,吴江市一家阀门厂厂长李某以侵犯专利权为由,将生产、销售阀门而闻名的江苏省扬中市通发公司董事长陈某告上了南京市中级法院。

为应对突如其来的“官司”,被告扬中市通发公司不得不花重金聘请律师调查应诉,调查结果显示:李某是2001年12月获得名为“消防用球阀”实用新型专利的,随后陈某立刻找出国家标准进行对比,发现涉案的“消防用球阀”实用新型专利的技术方案已经充分披露,和早就公开的国家标准完全相同,属于没有任何创新的“垃圾专利”。气愤之余的陈先生,立即向国家知识产权专利局专利复审委员会提出无效宣告请求,并请求南京市中级法院暂时中止专利侵权案的审理。诉讼加上行政无效程度,长达一年半之久,2004年8月25日,国家知识产权专利局专利复审委员会才以缺乏新颖性为由宣告李某的专利权全部无效。

然而,原告李某仍以“不服上述无效宣告决定”为由,起诉至北京市第一中级法院。直到2005年3月被告陈某才拿到法院“维持宣告无效决定”的生效判决书。至此,陈某已经为这场“从天而降”的官司支付了数万元的差旅费、调查费、鉴定费,耗时达近两年之久。气愤不已的陈某回到南京后,立即以原告的身份,起诉李某恶意诉讼,索赔各项经济损失5万元。法院同意受理,并决定与前面的专利权纠纷合并审理。自知理亏的李某在法院开庭后不久就提出撤诉要求,法院认为鉴于双方已为专利权的案子纠缠了两年多,该产生的费用、损失都已产生,因此在对“恶意诉讼”进行审查之前,不准许李某撤诉。经过审理法院最后认定,李某明知“消防用球阀”实用新型专利申请不符合专利法关于授予专利权的实质要件,恶意申请并获得专利授权,继而控告他人侵犯其专利权,将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼漩涡,干扰其正常的生产经营活动,其行为严重背离专利制度设立的宗旨,已构成恶意诉讼,应当承担相应的法律责任。2006年12月12日,江苏省高级法院知识产权庭经过复查,维持了一审判决。

三 借助他人专利提升自己

在前面的章节里,我们已经谈到了企业申请“基础专利”的意义。“基础专利”就像“母专利”,因为很多后期的应用型发明将在此技术基础上产生。而且对于弱小企业来说,还可以通过形成“母专利”外围的众多“子专利”,从而迫使“母专利”作出让步,为自己求得更为宽松的发展环境。因此,“子专利”也被称为“从属专利”。“母专利”与“子专利”或“基础专利”与“从属专利”相互许可的方法在业界被称为“交叉许可”。具体做法是:“母专利”的权利人把自己的专利许可给应用型企业时,往往会约定“被许可使用人如果在许可专利的基础上有新的发明创新,必须再许可给许可方使用”。被许可人为了继续可以使用许可人的新技术,也会约定“许可人把合同所涉专利许可给被许可方之后,如果再有新的发明创新,愿意继续许可给被许可方使用”。

案例:实施从属专利是否构成对在先专利的侵权。请求人朱XX将研制的多功能旋耕机向国家知识产权局提出了实用新型专利申请,1999年9月4日被授予专利权,专利号为ZL98222312.9,争议发生时为有效专利。请求人认为,被请求人山东潍坊某单位未经其许可生产并销售的旋耕机侵犯其专利权,请求潍坊市知识产权局责令被请求人立即停止生产、销售等侵权行为,并赔偿因被请求人侵权给其带来的经济损失。

被请求人辩称其生产的旋耕机不侵犯请求人的专利权,是自行设计制造的,虽然和专利产品存在某些相同之处,但在功能上各具不同的特点。其产品增加了新的功能,效果优于请求人的专利产品,具备专利法规定的新颖性、创造性、实用性,且已被国家知识产权局授予专利权。

山东省潍坊市知识产权局查明,被请求人生产并销售的旋耕机与请求人所拥有的专利保护范围相比,除具备专利权利要求所限定的技术特征外,又增加了新的技术特征,并增加了新的功能。被请求人所拥有的专利合法有效,相对于请求人的专利来讲,是一个从属专利(在后专利)。所谓从属专利是指前后两项专利之间在技术上存在从属关系,即一项专利技术的必要技术特征包括了前一项有效专利的必要技术特征。这样,前一项专利属于在先专利(基本专利),后一项专利称为从属专利或附属专利(在后专利)。从属专利就是在后申请的发明专利或者实用新型专利是对另一项在先专利的改进,它在采用在先专利技术方案的同时,又增加了新的技术内容,从而符合专利法规定的授予专利权的条件。由于在后专利是在在先专利基础上的改进,因此,只要在后专利权人实施其专利技术,必然会侵犯在先专利权人的专利权。潍坊市知识产权局根据有关法律规定,认定被请求人的生产销售行为构成侵权。(国家知识产权局网站http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2006/200804/t20080401_362072.html)

与本案相关的知识点有三个:一是自己独立设计制造的产品有无可能侵犯他人的专利权;二是在他人专利的基础上增加新的技术特征、功能是否构成侵权;三是自己的产品被授予专利权,是不是就一定不会侵犯他人的专利权。

首先,自己独立设计制造的产品完全可能侵犯他人的专利权。这类专利侵权主要有两种情况:(1)侵权人发现他人的专利技术市场占有情况良好,于是将他人的专利技术未经许可为己所用;(2)以自己的经验对产品进行了改进,结果由于未进行技术或专利查新,并不知道自己的技术改进成果已经被他人获得了专利,结果投入生产即构成对他人专利的侵权。上述两种情况,共同点在于其所生产的产品的技术特征落入了他人专利的“权利请求书”的保护范围,且没有经过专利权人的许可,又是以生产经营为目的,所以构成侵权。不同点在于前者属于主观故意的侵权,后者属于非主观故意的侵权。无论是否存在主观的故意,只要所生产销售的产品的技术特征落入了专利的保护范围内,即构成侵权。其次,在他人专利的基础上增加新的技术特征、功能将构成侵权。经过比对,只要被控侵权产品的技术特征全部覆盖了他人专利的“权利请求书”中全部的技术特征就构成侵权。再次,自己的产品被授予了专利权,仍然有可能侵犯他人的专利权。正如本案的案情。

虽然从属专利会引起两项专利的权利冲突,但由于其专利权的授予符合专利法的规定,因此,从属专利的存在是合法的,也是不可避免的。从属专利主要有两种表现形式:一是在在先专利技术特征的基础上增加了新的技术特征;二是在在先专利技术特征的基础上,发现了原来未曾发现的新用途。无论是哪一种从属专利均因保留了在先专利的必要技术特征,如果未经在先专利权人许可就使用自己的在后专利,则构成对在先专利权的侵权。最好的办法就是两个专利权人之间双方签定交叉许可实施合同。若双方协商不成,任何一方想实施在后专利,都需依据我国专利法第五十条的规定申请国务院专利行政部门给予强制许可。

“母专利”(在先专利或基本专利)常常被认为是在某个技术领地可以进行“跑马圈地”的资本,因为所有的在该专利的基础上开发出来的技术,都必须向其支付专利许可使用费。因为“母专利”属于基础技术,而消费者并不特别关注基础技术,但在“母专利”的基础上开发出来的技术属于应用型的技术,用应用型技术生产出来的产品一般都是直接进入消费的终端市场的,会直接受到消费者的关注。应用型技术发明或专利直接影响市场,而基础专利则控制应用型技术或专利。“子专利”的能量及容易被关注往往来源于其能够满足市场需求的能力,而这种能力也正是基础专利所关注和重视的,当然也是“母专利”有可能向“子专利”让步——达成交叉许可协议的真正原因。

因此,弱小企业要重视应用型发明创新的开发,在与拥有基础技术的企业的合作中,要学会运用“交叉许可”的模式和条款来保护企业更长远的利益。

在开展“交叉许可”贸易模式方面,日本的经验非常值得我们学习。日本在经济发展初期也曾遭遇发达国家的技术壁垒,当时日本的做法是在得到核心技术后,对其进行二次开发,申请“第二次专利”。根据相关规定,“第二次专利”在投产时须经第一次专利权的许可,日本的做法是实行交叉许可的方式,即你同意我使用第一次专利,我同意你使用第二次专利。许多专家指出,日本的这种做法很值得国内企业参考。根据规律和经验,如果专利权人意在最后的侵权索赔上,一般就不会在侵权开始发生时进行索赔,他们往往会等到侵权具有一定规模或达到一定的量时再进行索赔。因此,有专家建议:“企业如果能预测到产品进入市场后3年,专利持有者会提起诉讼,那么企业就应该抓紧3年的时间,用市场收益的资金研发自主知识产权的产品,等别人准备要诉讼时自己也完成了产品替换。”产品有了替换,就等于企业有了与对方谈判的筹码。

在专利大战中,政府也可以有所作为。在这方面,澳大利亚政府的一些做法很值得我们借鉴。澳政府利用跨国公司对打入其本国市场的强烈要求,提出了在信息技术和电子通信领域的“伙伴开发计划”。由于政府掌握了市场准入的控制权,就可以引导或鼓励跨国公司向本国转移技术和许可专利使用,澳大利亚政府这方面取得了很大成功。实际上,中国市场的规模和潜力要比澳大利亚大得多,我国政府也应该学会用“市场换知识产权”,为国内企业的发展赢取更高的技术平台。

相关案例:从属专利的被许可人实施该专利技术涉及双重许可

清华大学、机械电子工业部设计研究院(以下简称机电部设计院)诉北京威肯机械电子设备有限公司(以下简称威肯公司)侵犯专利权纠纷案。

“催化反应低温解吸除氧系统”(以下简称低温除氧系统)应用新型专利于1988年10月获得授权,专利权人是清华大学和机电部设计院。1989年8月清华大学又获得“活性反应烧芯加热式解吸除氧装置”(以下简称加热式除氧装置)实用新型专利。1988年4月清华大学许可平谷康发厂使用其技术。威肯公司于1991年从平谷康发厂购买了五套解吸除氧装置,又进行了销售,并打上“威肯公司制造”字样。1991年从未经专利权人许可而制造专利设备的海达公司处购买了解吸除氧装置的零部件,并按专利技术方案的要求将其安装于清华大学的设备上,且标明“威肯公司制造”,并在其产品说明书中写明:我公司对清华大学的专利进行了深度的开发。

王绍康于1991年申请了补偿式除氧装置专利。1992年以后,威肯公司开始制造销售王绍康的专利产品。原告清华大学和机电部设计院以威肯公司侵犯专利权起诉,北京市第一中级人民法院作出一审判决,认定威肯公司侵权成立,被告不服上诉,后二审时双方达成和解协议。

本案涉及从属专利问题。在侵权诉讼中,被告以实施的是其他专利权人的专利技术进行抗辩,这就应当审查原告所拥有的专利是原专利还是从属专利。如果原告拥有的是原专利,被告即使得到了从属专利权人的许可生产从属专利产品,由于该产品包括了原专利的全部必要技术特征,仍构成对原专利权的侵犯。如果原告拥有的是从属专利,被告得到原专利权人许可,生产的仅仅是原专利产品,而该产品没有包括从属专利的全部必要技术特征,则被告并不构成侵权;但是如果被告生产的产品也包括了从属专利的必要技术特征,未得到从属专利权人的许可,那么被告与原专利权人之间的合同就不能形成抗辩,仍构成对从属专利权的侵犯。威肯公司即使得到另一专利人王绍康的许可,由于王绍康的专利只是在清华大学的专利上增加一个压力补偿器,是清华大学专利技术的从属,威肯公司生产制造的并非仅仅是一个压力补偿器,而是带有压力补偿器的解吸除氧系统,故实施王绍康的专利技术仍不能排除对原告专利的侵犯。威肯公司虽然实施的是“加热式除氧装置”专利技术,但实施“加热式除氧装置”专利有赖于“低温除氧系统”专利,侵犯“加热式除氧装置”专利权必然也侵犯“低温除氧系统”专利权,虽然“加热式除氧装置”专利技术的专利权人只有清华大学一家,但受侵害的权利主体和客体却是两个。(http://www.szcid.com/law/topic_27805.html)

四 强制许可让你破解阻拦

如果基础专利方与从属专利方不是合作伙伴,有可能出现基础专利权人刁难从属专利权人的情形。如果从属专利权人不能从基础专利权人那里得到许可,则从属专利权人就不能启用自己的专利,如果强制启用的话,将构成对基础专利权人的专利侵权。为了解决这个问题,《专利法》中专门设置了“强制许可制度”。

专利实施的强制许可,是指国家专利主管机关可以不经专利权人的许可,通过行政程序而直接允许第三人实施,通常包括生产、制造专利权人取得专利权的产品或技术发明,并向其颁布实施该项专利的强制许可证的法律制度。世界各国的专利法中普遍都有强制许可的条款,《保护工业产权巴黎公约》对强制许可也作了原则性的规定。强制许可制度设立的目的是,为了防止专利权人滥用专利权,阻碍科技进步,损害国家或者社会的利益,是一项对专利权进行限制的制度。强制许可制度常常在国家出现紧急状态时被采用,比如遇到恶性传染病爆发、贫困国家为了对抗类似于艾滋病和禽流感等恶性疾病需要启用专利权人的专利。

实例:泰国对特种专利药启动强制许可令。据唐毅先生的“公共健康医药产业专利垄断及其政府规制”一文:2006年11月,泰国卫生部发出第一份强制许可令,允许该国生产及进口治疗艾滋病的药物“依非韦伦”。到目前为止,泰国已对美国制药公司研制的两种艾滋病药和一种心脏病药等3种药品实施专利强制许可。面对这种状况,国际制药巨头们作出了强烈反应,他们不愿看到低价仿制专利药的出现,极力反对也尽量避免强制许可的发生。与此同时,国际压力和指责如期而至。如美国制药研究和生产者协会负责人表示,泰国政府采取的此项举措,不仅伤害了创新的积极性,不利于经济的发展,更糟糕的是,它将限制致命疾病(诸如艾滋病以及癌症)患者对新研发药品的获取。就在2007年5月,泰国首度被美国列入该国“特别301”的优先观察名单中,美国还将撤销7种专利新药在泰国的销售。(http://www.51start.net/ieee/ieee013/%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%81%A5%E5%BA%B7.html)

另:禽流感是一种由H5N1病毒引起的流感,被国际兽疫局定为A类传染病,具有强大的杀伤力。世界卫生组织公布的结果显示,禽流感可以让感染该病毒的禽类100%死亡,如果人类感染该病毒,则会有超过50%以上难逃死亡的厄运,远远超过曾经造成全球恐慌的SARS约10%的死亡率,该病毒在人类之间的传播以至暴发将是一场灾难。但是针对禽流感的预防及治疗,目前只有瑞士罗氏公司生产的“达菲”被证明是唯一的特效药。“达菲”最早由美国加州Gilead科学公司于1996年研制成功,并通过国际申请在各国为“达菲”构筑了稳固的专利池。1999年,Gilead将与该药物相关的所有商业权益与制造权出售给瑞士的罗氏制药公司。

由于担心禽流感在人群中爆发,世界各国正在加紧储备“达菲”等抗禽流感药物,“达菲”的供应已经出现短缺迹象。据报道,中国香港原来只是二三十元一粒的“达菲”,曾暴涨到五六百元一粒。面对禽流感给人类带来的这场危机,罗氏公司也许会选择放弃“达菲”的专利权,或许可更多的企业来生产,放弃巨大的经济利益,赢得全世界的尊重;也许会选择继续维持专利权,在企业追求商业利润方面同样值得尊重,但这种选择无可避免地要承受巨大的道义压力。罗氏公司将做出怎样的选择对世界人民来说都是未知数。

在我国第三次修改的《专利法》中,对强制许可制度做了较大的修改,增加了“无正当理由未实施专利或者实施不充分”可以作为请求强制许可的理由;并且规定在流行病的出现、蔓延导致公共健康危机等国家紧急状态下可以启动强制许可程序;还规定根据世界贸易组织的新规则,在符合规定条件的情况下,可以颁发专利强制许可,授权中国制药企业制造有关专利药品,并将其出口到发生了紧急状态的有关发展中国家。国家知识产权局条法司司长尹新天2007年10月23日在“2007医药知识产权论坛”上介绍,这次《专利法》的修改首次提出了药品强制许可的概念,即“为了预防、治疗和控制流行病,国务院专利行政部门可以依照前款规定给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可”和“治疗流行病的药品在中国被授予专利权,不具有制造该药品的能力或者能力不足的发展中国家或者最不发达国家希望从中国进口该药品的,国务院专利行政部门可以给予具备实施条件的单位制造该药品并将其出口到前述国家的强制许可。”

强制许可是相对于专利权人的自愿许可而言的。自愿许可是指专利权人考虑到确保自身的利益最大化,与被许可方签订专利实施许可合同,允许被许可方实施其发明专利或者实用新型专利的行为。专利权人作为许可方,在专利实施许可合同的履行中可以获得较大的经济利益,被许可方也同样有利可图获得了自己希望得到的利益。而强制许可则是违背专利权人意愿,动用国家的行政力量强制专利权人允许他人使用其专利的行为。

实施强制许可是有前提条件的,我国《专利法》规定:具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理长的时间内获得这种许可时,国务院专利行政部门根据该单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。从法规的这个规定,可以确定实施强制许可的三个基本前提:(1)必须是具备实施条件的单位;比如资金、技术、设备、厂房、技术人员等条件适合实施申请强制许可的专利。只有具备这些实施条件的单位,才有申请强制实施他人专利的主体资格。(2)必须以合理的条件向发明或者实用新型专利权人提出实施专利的请求。请求许可实施其专利,实际上是有价交换关系,遵守了公平、等价有偿的民事法律制度的基本原则和经济规律。当然条件是否合理,要以第三者的角度站在公平合理的立场上进行判断。(3)未能在合理长的时间内获得专利权人的许可。如果说前面两点是实体条件的话,那么第三点就是程序条件了。多长的时间为合理不那么好确定,既需要给出专利许可人考察被许可人是否具有实施条件,即被许可人是否为法律规定的申请主体的时间,还要根据行业处理类似专利许可的惯例所需要的时间。

强制许可的注意事项:①由强制许可获得实施专利权利的,必须向专利权人支付专利实施费。②取得实施强制许可的申请人不享有独占的实施权,并且无权允许他人实施。③强制许可不适用于外观设计专利。

根据2009年10月1日起实施的我国第三次修改的《专利法》的第四十八条规定,有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:(一)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。这两种情形要求具备实施条件的单位或者个人的先提出申请,对国务院专利行政部门来说,属于被动启动强制许可。属于被动启动强制许可的还有第五十一条:一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。本条第二款:在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

第五十一条属于基础专利与从属专利的交叉强制许可。基础专利与从属专利的交叉强制许可,是指根据专利之间相互依存的关系,采取的一种有利于科学技术发展的强制许可制度。《专利法》规定:一项取得专利权的发明或者实用新型,比以前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施也有赖于前—发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照上述规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。有时前一项专利与后一项专利是相互依存的,如果两个专利权人互不相让,不能以合理的条件签订实施许可合同,那么,这两项专利都无法得到实施,其结果不仅对专利权人不利,而且也阻碍了经济的发展和科学技术的进步。为了解决这个矛盾,使前后两个专利都能够得到实施,专利法规定了基础专利与从属专利的交叉强制许可制度。

属于国务院专利行政部门可以主动启动强制许可的则在该法的第四十九条和第五十条中进行了规定。第四十九条规定:在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。国家出现紧急状态或者紧急情况,一般是指发生了战争、社会动乱、自然灾害以及经济发生严重危机等情况。第五十条规定:为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。第五十条赋予了国务院专利行政部门护卫国际公共健康的权力,但同时也规定该项权力的行使“主要为了供应国内市场”。该法条是否会影响外国制药公司的相关药品在中国申请专利呢,还有待之后的现实给予回答。

在许可制度中,常见的许可方式有五种:独占许可;独家许可;普通许可;交叉许可;强制许可。独占许可,一般指的是只允许被许可方一方的使用;独家许可,一般指的是允许许可方和被许可方两家的使用;普通许可,指的是允许许可方许可给一方以上的被许可方共同使用;交叉许可,指的是许可与被许可方相互之间就某项专利及对该专利的再发明创新的多次许可;强制许可,指的是从属专利是在基础专利之上完成,基础专利权人在合理的许可条件下,仍然不许可从属专利权人使用其专利,从属专利权人只得从国家专利局申请并取得对基础专利的使用,或者反之。

通过强制许可制度得到许可使用权的被许可使用人,仍然需要与许可专利权人签订许可合同,并支付合理的许可使用费。如果在许可使用费上达不成协议的,法律规定可以参照国家专利局的指引价格执行。强制许可是国际专利制度普遍认同的一种许可,属于遏制许可专利权人滥用专利权的对策,在我国《专利法》中有明确规定。

需要特别指出的是,在传统知识产权的三大部分中,强制许可制度在专利法中非常突出。在商标法中,国际公约明确不允许存在强制许可制度,在著作权制度中,一般也没必要主张强制许可的做法。

对于商标的许可与转让问题,TRIPS协定第21条专门做了规定:“各成员可以确定商标许可使用与转让合同的条件。成员方不能采用商标强制许可制度。”该国际公约的规定中的一个“可以”,一个“不得”划出了WTO各成员在商标许可制度中的权利和义务的界线。TRIPS协定之所以把“不能采用商标强制许可制度”作为各成员的义务提出,其原因在于商标制度具有一种重要的功能:保证商品质量恒定,而商标权人就是保证人。如果出现了一个注册商标下的同种商品存在着不同的质量,那在有些国家,其后果将是商标的注册被注销。正因为强制许可有可能让许可人对被许可人生产的产品质量失控,所以有的国家的法律明确规定:注册商标不得强制许可。这里还需要特别提醒企业,在目前金融危机带来的企业发展压力中,有的企业选择了商标许可策略,期望以商标许可使用费帮助企业度过今日资金短缺的难关。殊不知,这样的选择策略会给企业未来的发展带来隐患。这隐患就是太过泛滥的商标使用许可除了难以保障同品牌同质量之外,还属于一种商标自我淡化的行为,将影响商标的含金量的聚集与提升,某一商标在太多商品上的使用或被太多的不同主体间的使用,直接淡化商标的驰名影响。商标一旦失去了驰名的桂冠,其价值将会急速下滑。企业一旦失去驰名商标,将难以在市场上再显雄风。因此,企业在进行商标许可与转让事务时,要特别的注意,别为了一单生意把商标弄丢了或者让商标原有的价值下降了。

著作权在三大传统知识产权中是最典型的私权,因为在取得版权的过程中没有需要国家审批的色彩和环节,版权的产生完全不需要国家公权力的介入,而且版权产生之后基本上也完全是由著作权人独立行使的一种权利。1967年以后,《伯尔尼公约》增加了一个关于强制许可制度的附录。内容为:发展中国家为了教育和科研的目的,可以对发达国家的作品实行强制许可制度,即发达国家的某部作品出版后一段时间内未在发展中国家翻译出版或者脱销的,为了教育或者科研目的,该发展中国家的出版部门可向本国主管当局申请强制出版许可或者强制翻译许可,并向原著作权人支付合理报酬。尽管自此著作权制度中有了强制许可的法律依据,但是附件自生效至今,却很少听说有发展中国家适用过。原因就在于:该附录规定的适用强制许可的条件复杂并苛刻得使人无法实施。我国虽然在加入公约时声明适用附录,但也是从未实施过。

所以,在目前的知识产权制度下,强制许可可以说几乎是专属于专利制度中的防止专利权人滥用专利权的一项具体制度。它给拥有从属专利权的企业这样一种胆量:你可以站在他人的肩上去寻求发展,强制许可制度让他人难以找你的麻烦。

五 充分利用他国专利技术

专利有着严格的“地域性”要求,专利的地域性要求专利仅在其获得授权的国家受到法律的保护,即没有取得该国专利权的技术方案在该国是处于公有领域的,任何人使用都不会构成侵权。弱小企业要学会寻找自己需要的,而又没有在中国获得专利授权的技术来发展自己。但是弱小企业也可能会遇到没有能力找到这样的技术的问题,因为既然没有在中国申请专利,那就意味着没有中文的技术资料,需要有既懂技术,又懂英文的专业人才才能发现和找到这样的可利用技术。

专利制度规定的需向国家的专利行政部门申请授权和专利保护期限必须通过按时缴交年费来维系法律的保护,这就注定了申请专利是需要成本的,这个成本至少包括专利的申请费和年费。正因为专利存在着这样一个成本,所以申请人不会在世界范围内所有的国家都去申请专利,一定是要经过筛选的。筛选的最基本原则是市场的需求度和技术可达的普遍度。市场需求度高,意味着购买该专利产品的消费者众多,为独占市场,必须申请专利。技术可达的普遍性高,意味着能模仿生产的生产方众多,为阻止他人的模仿,必须申请专利。所以,先进的技术方案研发出来,一般会在发达国家内申请专利的保护,比如欧美、日本等国,中国倒不一定是外国先进技术持有人首选申请专利的国家。这样,如果弱小企业有相应的人才能够发现这类既适合自己发展需要,又没有在中国申请专利的技术方案,完全可以采用“拿来主义”利用起来。

正是因为申请专利有成本摆在那里,很多研发能力强的企业也不会对自己的研发成果全部申请专利,也会做一些筛选,筛选出那些对自身和行业发展影响特别大的技术去申请专利,而那些没有被筛选上的技术也不会掖着藏着,常常会采取曝光于公众的方式把它们公开。这样就可以自己主动地破坏这些被公开技术的新颖性,自己不打算申请专利的,其他人也别想申请专利,进而防止他人申请专利来阻碍自己的发展。

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